Declaración de Uso de Marca en México
Desde el 10 de agosto de 2018 entró en vigor la declaración de uso de marca. El objetivo fue evitar que las marcas registradas quedaran en desuso y obstaculizaran el otorgamiento de nuevas marcas.
Después de registrar una marca, a los 3 años hay que presentar una declaración de uso. Existe un periodo de 3 meses para presentarla. Es crucial estar preparado con pruebas del uso de la marca, principalmente facturas de venta de los productos o servicios registrados, y evidencias de acciones publicitarias ejecutadas con la marca.
Si no se presenta la declaración de uso en el periodo establecido, la marca caduca automáticamente. No hay nada que hacer. Para recuperar los derechos habría que realizar un nuevo registro. Algo que sucede con frecuencia es que los dueños creen que aún mantienen los derechos de la marca cuando en realidad está caducada.
Otro aspecto relevante es que el titular deberá indicar, al presentar su declaración de uso, los productos o servicios específicos a los que se aplica. La protección continuará solo para aquellos productos/servicios sobre los que se declaró el uso.
Este punto es muy importante, pues a través de la declaración se podría reducir los productos/servicios inicialmente señalados en la solicitud y concesión del registro. Si se cuenta con una descripción amplia, se corre el riesgo de que el registro sea un impedimento para solicitudes futuras, lo que conllevaría el riesgo de una acción de caducidad. Lo más recomendable sería mantener la protección únicamente para aquellos productos/servicios que se encuentran en uso o se prevé usar próximamente.
Ante una acción de caducidad, el titular debe probar el uso genuino de su marca en el comercio. Según el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, se considera que una marca está en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado nacional en la cantidad y modo correspondientes a los usos y costumbres comerciales.
El titular tiene la carga de la prueba y deberá demostrar el uso de su marca para evitar la caducidad total o parcial respecto de los productos/servicios sobre los que no pueda demostrar el uso.
Cabe señalar que, en la práctica local, muchos solicitantes suelen declarar el uso para todos los productos/servicios amparados por el registro. Si un tercero presenta una acción de caducidad y el titular no logra comprobar el uso de algún producto/servicio, esto traería aparejada la caducidad parcial.
Si la marca no ha sido usada, lo más recomendable sería dejar que caduque de pleno derecho al no presentar la declaración de uso y, en su lugar, presentar de inmediato una nueva solicitud con la intención de usarla en el futuro, ya que un registro que no está en uso es susceptible de ser caducado mediante una acción administrativa ante el IMPI.
Es obligatorio presentar la declaración de uso para mantener la vigencia, siguiendo algunas generalidades y puntos importantes.
La declaración debe presentarse dentro de tres meses después de tres años contados desde la fecha de concesión del registro por el IMPI, no desde la fecha del oficio de Declaración de Concesión de Protección que se envía a la OMPI, lo cual suele confundir a los titulares. Entre la fecha de concesión y el aviso a la OMPI suele haber una diferencia de días o semanas, por lo que, al tener un plazo corto de 3 meses, esto pudiera confundir y llevar a presentar la declaración fuera de plazo.
De presentarse fuera de plazo, el registro caducará de pleno derecho, ya que no es posible extender el plazo.